Registrazione di un marchio a Hong Kong: Introduzione

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Rinomata come centro nevralgico della finanza globale, Hong Kong sta mettendo in atto significative misure di protezione della proprietà intellettuale (IP). A Hong Kong la registrazione del marchio è controllata dal Dipartimento della proprietà intellettuale (IPD) attraverso il suo registro dei marchi dedicato. In questo articolo, illustriamo il processo di registrazione di un marchio a Hong Kong, facendo luce sui suoi vantaggi unici e sulle differenze rispetto alle normative di registrazione osservate nella Cina continentale. 

In quanto regione amministrativa speciale (SAR) della Cina, Hong Kong opera secondo il principio “un paese, due sistemi”, che le garantisce un quadro giuridico distinto e separato da quello della Cina continentale. 

Come sono protetti i marchi a Hong Kong 

In conformità con la Legge fondamentale, Hong Kong ha il potere di stabilire in modo indipendente politiche adeguate e applicare garanzie legali per proteggere i diritti di proprietà intellettuale (IP). 

Definizione e tipologie di marchi 

Secondo il Dipartimento della proprietà intellettuale di Hong Kong (IPD), un marchio è un segno che distingue beni o servizi di un commerciante specifico rispetto a quelli di un altro. 

Un marchio può includere una combinazione dei seguenti elementi: parole (compresi i nomi di persona), indicazioni, disegni, lettere, caratteri, numeri, elementi figurativi, colori, suoni, odori, la forma dei prodotti o il loro imballaggio. 

È importante tenere presente che il marchio deve possedere un carattere distintivo e idealmente essere rilevante a livello commerciale. Di seguito sono riportate le caratteristiche chiave da tenere in considerazione quando si pianifica un marchio a Hong Kong: 

  • Riconoscibilità: un marchio deve differenziarsi dai marchi esistenti utilizzati da altre aziende. Inoltre, una parola o una combinazione di parole selezionate deve possedere un carattere distintivo in linea con l’azienda. 
  • Descrizione: il marchio dovrebbe evitare di descrivere direttamente i prodotti, i servizi o i loro attributi come qualità, quantità o scopo, né dovrebbe includere nomi geografici. 
  • Unicità all’interno del settore: se il marchio proposto è già in uso o assomiglia molto a termini o rappresentazioni nel settore commerciale, è probabile che venga respinto. 
  • Somiglianza con marchi esistenti: un marchio che presenta somiglianze con un marchio precedentemente registrato da un’altra entità non sarà accettato. Non deve assomigliare o suonare identico a un marchio già registrato. 

Vantaggi della registrazione dei marchi a Hong Kong 

La registrazione dei marchi a Hong Kong offre numerosi vantaggi per le imprese straniere che operano nella regione. Ecco alcuni dei vantaggi principali: 

  • Protezione legale: la registrazione dei marchi a Hong Kong fornisce protezione legale e diritti esclusivi per l’utilizzo del marchio all’interno del territorio. Aiuta a salvaguardare l’identità del marchio, prevenendone l’uso non autorizzato e la violazione da parte dei concorrenti. 
  • Valore del marchio e riconoscimento regionale: lo status di Hong Kong quale centro finanziario e commerciale globale garantisce ai marchi registrati il riconoscimento regionale, migliorando la loro reputazione. Aggiunge credibilità e infonde fiducia nel marchio da parte dei consumatori. Indica professionalità, longevità e impegno per i diritti di proprietà intellettuale, rendendo l’azienda più attraente per investitori, partner e clienti. 
  • Porta d’accesso per l’Asia: Hong Kong funge da punto di ingresso ideale per le imprese straniere che intendono espandersi nel più ampio mercato asiatico. Registrando i marchi a Hong Kong, gli investitori stabiliscono una solida base per future iniziative imprenditoriali in tutta l’Asia, sfruttando la sua connettività e le reti commerciali internazionali. 
  • Esecutività: Hong Kong ha un solido sistema giuridico con leggi consolidate sulla proprietà intellettuale e un sistema giudiziario trasparente. Questo garantisce un’efficace applicazione dei diritti di marchio, consentendo alle imprese di intraprendere azioni legali contro i trasgressori e proteggere l’integrità del marchio. 
  • Opportunità di business: la registrazione del marchio a Hong Kong apre le porte a potenziali collaborazioni commerciali, accordi di licenza e opportunità di franchising. Consente agli investitori stranieri di capitalizzare appieno l’ecosistema imprenditoriale dinamico e fiorente della regione. 

Nel complesso, la registrazione di marchi a Hong Kong offre alle imprese straniere una solida base legale, accesso al mercato regionale e una maggiore protezione del marchio, sostenendo la crescita e il successo del business nel dinamico panorama asiatico. 

Processo di registrazione del marchio a Hong Kong 

Per avviare il processo di registrazione del marchio a Hong Kong, la domanda deve essere presentata presso il Registro dei marchi. Un requisito fondamentale per l’ammissibilità è la presentazione di prove sostanziali dell’uso attuale o imminente del marchio. La mancata dimostrazione dell’uso continuativo per un minimo di tre anni può comportare la revoca del marchio. 

La procedura di domanda inizia con l’invio del modulo T2 al Registro dei marchi, tramite corriere. La tassa di deposito ammonta a HK $ 2.000 per la registrazione di un marchio in una classe di prodotti o servizi, e ad ulteriori HK $ 1.000 per ogni classe aggiuntiva. È importante sapere che una volta presentata la domanda, non saranno accettate ulteriori modifiche al marchio. 

Successivamente, il Registro dei marchi valuta attentamente la rispondenza della domanda all‘Ordinanza sui marchi e alle Regole sui marchi, che sono i documenti legislativi fondamentali che regolano l’accettazione e la registrazione dei marchi a Hong Kong. 

Nel caso in cui la domanda venga respinta, è possible preentare un’opposizione o una modifica per impugnare la decisione. Ciò può comportare l’impugnazione dell’obiezione mediante un’udienza in tribunale o la possibilità di una nuova registrazione con un marchio diverso. 

Al contrario, una volta accettata la registrazione, il marchio sarà pubblicato sull’Hong Kong Intellectual Property Journal (HKIPJ). È importante sapere che nei tre mesi successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare una notifica di opposizione. Il richiedente è quindi autorizzato a rispondere presentando una controdichiarazione. Al ricevimento di tutte le prove, sarà fissata un’udienza per determinare l’esito della registrazione del marchio. 

Processo di richiesta di registrazione di un marchio a Hong Kong

Principali differenze tra la legge sui marchi a Hong Kong e nella Cina continentale

Il marchio di Hong Kong è limitato alla sua giurisdizione e non conferisce automaticamente validità nel territorio della Cina continentale. Per ottenere la protezione del marchio nella Cina continentale, è necessario seguire un processo di registrazione separato e più complesso presso la China National Intellectual Property Administration (CNIPA). Questo procedimento comporta requisiti e procedure distinti che riguardano esclusivamente la Cina continentale.

Primo a utilizzare vs. Primo a registrare

Nella Cina continentale, il principio del first-to-file (Primo a registrare) stabilisce che il diritto al marchio appartiene all’azienda la cui domanda di marchio ha la data di deposito antecedente. Viene considerata la data del deposito, non la data in cui il marchio è stato utilizzato per la prima volta in commercio. Il titolare di un marchio registrato acquisisce diritti esclusivi a partire dal giorno in cui viene concessa la registrazione.

Al contrario, Hong Kong aderisce al principio del first-to-use, che stabilisce che i diritti di marchio spettino alla prima impresa che utilizza il marchio associato alla vendita di prodotti o servizi sul mercato. I marchi non registrati possono cercare protezione a Hong Kong attraverso la legge comune del passing. Per stabilire l’accaduto, il titolare del marchio deve dimostrare un sostanziale avviamento, una falsa rappresentazione e un danno. Una volta approvata, la registrazione di un marchio a Hong Kong ha effetto dalla data di deposito.

Diverso sistema di classificazione

Per la registrazione del marchio, uno aspetto importante da considerare è la scelta della sua classe di appartenenza. Al momento della presentazione di una domanda, il richiedente è tenuto a indicare la specifica classe di prodotti e servizi associati al marchio.

Nella Cina continentale, il sistema di classificazione dei marchi si basa sul sistema di classificazione internazionale NICE. Inoltre, la Cina ha sviluppato un sistema di sottoclassificazione all’interno di ciascuna delle 45 classi. Secondo la classificazione di prodotti e servizi simili emessa dal CNIPA, i beni che rientrano nelle stesse sottoclassi sono considerati simili, mentre quelli che rientrano in sottoclassi diverse non lo sono.

A Hong Kong, il sistema di sottoclassificazione non è utilizzato, sebbene sia stata adottata la classificazione NICE. Durante i controlli l’esaminatore prenderà in considerazione la natura, la composizione, i canali commerciali e gli utenti dei beni o servizi per determinare se siano uguali o simili. Di seguito si riporta una panoramica generale della classificazione applicata alla registrazione dei marchi a Hong Kong:

  •  Merci: le classi da 1 a 34 comprendono vari prodotti, quali prodotti chimici, vernici, cosmetici non medicali, oli industriali, prodotti farmaceutici, metalli comuni, macchine, utensili manuali, apparecchi e strumenti, apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentistici e veterinari, attrezzature per cucinare, riscaldare o raffreddare, veicoli, armi da fuoco, metalli preziosi, strumenti musicali, carta e cartone, materiali da imballaggio e isolanti, cuoio e imitazioni di tali prodotti, materiali non metallici per l’edilizia, mobili, utensili per la casa o da cucina, corde e spago, tessuti, tappeti, giochi e giocattoli, prodotti alimentari, caffè, tè, cacao, bevande alcoliche e analcoliche, tabacco e suoi sostituti.
  • Servizi: le classi da 35 a 45 coprono una vasta gamma di servizi, tra cui pubblicità, gestione aziendale, assicurazioni, affari finanziari e monetari, affari immobiliari, servizi di costruzione, estrazione mineraria, trivellazione di petrolio e gas, servizi di telecomunicazione, trasporto, imballaggio e stoccaggio di merci, conservazione di alimenti e bevande, servizi scientifici e tecnologici, servizi industriali, servizi di cibo e bevande, alloggio temporaneo, servizi medici e veterinari, servizi legali e servizi di sicurezza.

L’elenco sopra presentato non è esaustivo. Maggiori dettagli sulla classificazione sono disponibili qui.

Esame dell’opposizione

Il CNIPA esercita un potere discrezionale nell’esame dei casi di opposizione, anche in situazioni in cui il ricorrente non ha risposto alle richieste dell’opponente. Se il richiedente non risponde all’opposizione, ciò non influisce sulla decisione dell’Ufficio marchi in merito all’opposizione. Ciò significa che l’opponente può fallire in un caso di opposizione senza alcuna azione da parte del richiedente. Inoltre, il periodo di opposizione è stato recentemente modificato nel progetto di revisione del 2023 della legge cinese sui marchi, riducendolo da tre mesi a due mesi.

Al contrario, a Hong Kong, se un richiedente non presenta una controdichiarazione entro tre mesi, in risposta a una notifica di opposizione, la sua domanda sarà considerata automaticamente ritirata.

Gli approcci divergenti alla registrazione dei marchi nella Cina continentale e a Hong Kong sottolineano la difficoltà a comprendere e aderire alle procedure e alle tempistiche distinte all’interno di ciascuna giurisdizione.

Nella complessità della registrazione dei marchi a Hong Kong, le aziende possono proteggere efficacemente l’identità del loro marchio, espandere con successo le loro operazioni, affermarsi come entità affidabili, cogliere i vantaggi competitivi e capitalizzare il valore intrinseco della loro proprietà intellettuale.

Per assistenza e domande sulla registrazione di marchi e IP a Hong Kong, non esitate a contattare i nostri esperti regionali, Gigi Wong e Ines Liu, presso Dezan Shira & Associates.