Propriété Intellectuelle : Comment protéger votre marque en Chine

Écrit par : Dezan Shira & Associates

Traduit par : Fatma Gueye Dione

Les sociétés étrangères qui entrent sur le marché chinois doivent naviguer dans le régime complexe des marques déposées, qui en facilite la protection mais impose certaines limitations uniques que les marques doivent apprendre à contourner.

China Briefing décrit les principaux aspects du régime chinois relatif aux marques déposées pour aider les investisseurs étrangers à prendre les bonnes décisions susceptibles de protéger leur marque sur le continent.

En décembre dernier, Samsung a diffusé en direct l’annonce d’une nouvelle collaboration passionnante avec Supreme, la marque internationale du streetwear. Supreme devait ouvrir un « grand magasin à Shanghai » et « participer à un défilé Mercedes-Benz. » Il y avait juste un problème, la marque n’était pas l’original.

En effet, la société Samsung avait parlé à Supreme Italie, qui détient une autorisation de vente au détail et de commercialisation du produit dans la région Asie-Pacifique, à l’exception du Japon. La société d’origine basée à New York avait déjà eu des différends en matière de propriété intellectuelle (PI) avec la marque italienne dans d’autres pays.

Les marques renommées n’ont souvent pas besoin d’enregistrer leurs marques, mais les lois chinoises suivent le système du premier déposant. Le système chinois ne reconnaît pas non plus les marques déposées dans d’autres juridictions. De plus, dans ce cas précis, le nom « suprême » étant un descripteur, la situation s’est compliquée – depuis les années 90, plus de cent déposants ont déposé des marques sous le nom « suprême » en Chine.

Samsung a finalement choisi d’abandonner la collaboration ; bénéficier des vides juridiques de la loi sur les marques aurait créé un mauvais précédent. De son côté, Supreme New York a annoncé début mars qu’elle cherchait à obtenir un recours judiciaire contre son atteinte à la marque en Chine.

Pourquoi devriez-vous enregistrer votre marque en Chine, même en tant que marque bien connue

Étant donné que la Chine ne reconnaît que les marques enregistrées sur son territoire, il s’agit d’une étape juridique essentielle pour les sociétés étrangères. Si la marque est bien établie, elle rencontrera très probablement des « squatters de marques », des contrefacteurs ou des fournisseurs du marché gris.

New Balance, la marque américaine de chaussures de sport, s’est battue pendant plus de deux décennies contre les fabricants et les vendeurs malhonnêtes avant de finalement obtenir ses droits de marque en Chine en 2017. Elle a reçu le plus gros paiement en dommages-intérêts pour une société étrangère en Chine.

Cependant, sans l’enregistrement de la de la société en Chine, le processus d’adjudication ne produira probablement aucun résultat positif. De plus, il sera coûteux en temps et en argent.

Les entreprises qui prennent le risque d’opérer en Chine sans marque enregistrée dans la région peuvent facilement perdre leurs actions en contrefaçon, qu’elles vendent légalement des produits dans d’autres pays sous cette marque ou qu’elles fabriquent en Chine pour vendre ailleurs.

Il est important de noter que de telles entreprises risquent également d’être poursuivies en justice pour infraction par les squatters de marques de commerce eux-mêmes. Enfin, le fait d’avoir enregistré sa marque protège les entreprises des fournisseurs du marché gris et des vendeurs imitateurs en ligne et permet la saisie de produits contrefaits par les douanes chinoises.

Comment la Chine définit-elle une marque ?

Globalement, un signe de marque identifie l’utilisation spécifique ou principale d’un produit ou service particulier, permettant ainsi aux consommateurs de distinguer les produits ou les services de différents producteurs.

La marque peut être composée de mots, de dispositifs, de lettres, de chiffres, de signes tridimensionnels (formes), de combinaisons de couleurs ou d’une combinaison de tous ces éléments.

Pour pouvoir être enregistré en Chine, les aspects suivants doivent être remplis :

1. La marque doit être légale. Elle ne peut pas être identique ou similaire au nom ou au drapeau d’un État ou d’une organisation internationale. Elle ne peut pas discriminer une nationalité ou se livrer à de la publicité exagérée ou frauduleuse.
2. La marque doit être distinctive. Il doit être facile à distinguer d’un producteur d’autres biens et services.
3. La marque ne peut pas être fonctionnelle. La Chine n’accepte pas les marques faisant référence à la nature ou au modèle du bien ou du service lui-même – une société vendant des pommes ne pourra pas enregistrer une pomme ou l’image d’une pomme, car les noms génériques peuvent être utilisés librement par tous. La marque ne peut pas non plus saboter ses concurrents en faisant référence à un effet technique, ce qui crée de la confusion chez les consommateurs lorsqu’ils choisissent un produit ou un service vendant le même effet technique ou un qui serait similaire.
4. La marque doit être disponible pour l’enregistrement. La base de données officielle des marques du CTMO est disponible en ligne et peut être utilisée pour rechercher des marques existantes. La base de données couvre les approbations préliminaires, les approbations finales, les renouvellements et les modifications de toutes les marques. Elle est disponible en chinois et en anglais.

Étapes pour enregistrer votre marque en Chine

1. Déposer la demande

La société doit soit déposer directement une demande auprès du Bureau des marques déposées de Chine (CTMO), soit la déposer auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Si vous choisissez ce dernier, la demande d’enregistrement de marque doit être basée dans le pays où la marque est actuellement enregistrée.

2. Choix des sous-classes de produits et services

Bien que la Chine accepte la classification internationale des biens et des services figurant dans l’Arrangement de Nice de 1957, elle les classe ensuite en sous-classes. Par exemple, les chaussures et bottes en général appartiennent à différentes sous-classes en Chine. Par conséquent, une même marque peut être enregistrée par différentes sociétés dans chaque sous-classe si ces sous-classes ne sont pas considérées comme similaires. Il est donc essentiel que la marque du demandeur couvre tous les produits et services pertinents – dans chacune des sous-classes – relevant du domaine d’activité de l’entreprise lors du dépôt de la demande d’enregistrement.

À partir du 1er janvier, la version 2019 du tableau de la classification de Nice est entrée en vigueur. Les titulaires de droits de marque existants en Chine devraient adapter les spécifications de leurs dépôts étrangers originaux au dernier tableau de classification chinois. Les modifications apportées à la dernière version incluent les spécifications mises à jour des biens et services et l’ajout de nouveaux produits et services.

Cependant, alors que la version 2019 en Chine incorpore les spécifications de biens et services du système de Nice, un écart important subsiste par rapport à la 11e édition du tableau de la classification de Nice. (La onzième édition de la classification de Nice a été publiée en 2016 ; depuis 2013, une nouvelle version de chaque édition est publiée chaque année.)

3. Enregistrement de la marque en caractères chinois

Les entreprises étrangères qui entrent en Chine doivent savoir que leur marque en caractères latins ne les protégera pas complètement contre la contrefaçon. La même marque ou une marque similaire peut être enregistrée en caractères chinois par une autre entreprise. C’est également la clé de la rentabilité et de l’image d’une entreprise en Chine.

Si d’autres sociétés ou le public utilise votre marque de manière informelle dans la langue parlée localement, vous risquez de perdre des clients et de diminuer la valeur de votre marque en raison de la signification, de la prononciation ou même de l’apparence des caractères chinois. L’illustration en est l’expérience de la marque de vêtements de luxe Ralph Lauren en Chine, qui a été désignée par le nom chinois « San Jiao Ma » (三脚马) qui se traduit par « cheval à trois jambes » – le nom créé à partir du logo du designer.

D’autre part, le nom chinois choisi par Coca-Cola peux se traduire par « un bonheur délicieux » – pas une translittération directe, mais efficace pour établir la bonne réputation de la marque. Cependant, le nom chinois de Coca-Cola n’a pas bien fonctionné au départ. A l’origine, il utilisait le nom « Ke Dou Ken La », qui se traduisait par « mordre un têtard de cire » (蝌蚪啃蜡). Un autre exemple intéressant est le cas de Toyota et de Mercedes-Benz sur le marché de l’automobile. En chinois, Toyota pourrait être traduit par « prospère » (丰田) ; Mercedes-Benz a toutefois rencontré des difficultés lorsqu’elle est entrée sur le marché chinois, son nom « Bensi » ayant été traduit par certains comme « ruée vers la mort ».

Quels sont les avantages de soumettre directement une demande d’enregistrement de marque auprès du CTMO ?

Les déposants étrangers doivent soumettre leurs demandes d’enregistrement de marque auprès du CTMO par l’intermédiaire d’un agent, s’ils n’ont pas de résidence ou d’établissement en Chine.

Ce système est préférable parce qu’il donne aux entreprises un plus grand contrôle sur le processus d’enregistrement, en particulier pour déterminer la classe et la sous-classe, ainsi que les types de produits et services couverts par la marque.

En cas de dépôt d’une marque par l’intermédiaire de l’OMPI, c’est l’examinateur qui décide des sous-classes qui sont couvertes par la marque.

Comment choisir un nom de marque chinois ?

Les déposants étrangers doivent enregistrer la version chinoise ou une traduction directe de leur marque afin d’éviter toute mauvaise communication ou contrefaçon.

Ci-dessous, nous expliquons les principales stratégies disponibles pour les entreprises étrangères lors du choix d’un nom de marque chinois:

1. Traduction littérale : Cela fonctionne si la marque a une signification distinctive. Par exemple, Apple a choisi la marque « Ping Guo » (苹果), qui signifie « pomme » en chinois, et Palmolive, « Zong Lan » (棕榄), qui associe la traduction directe de « palm » et « olive ». Les marques qui choisissent cette option devront investir du temps et de l’argent dans le marketing et la création de l’association entre la marque de caractère romaine et la marque de caractère chinoise.
2. Traduction phonétique : il s’agit de créer un nom de caractère chinois ressemblant à l’écoute à la marque originale / romaine. Par exemple, McDonald’s est connu sous le nom de « Mai Dang Lao » (麦当劳) auprès des consommateurs chinois, Siemens est connu sous le nom de « Xi Men Zi » (西门子), KFC est connu sous le nom de « Ken De Ji » (肯德基) et Audi est connu sous le nom de « Ao Di » (奥迪). Une telle stratégie fonctionne si la marque jouit d’une réputation bien établie auprès des consommateurs chinois. C’est plus compliqué qu’il n’y paraît car les caractères chinois pourraient signifier quelque chose d’indésirable dans un ou plusieurs des six principaux dialectes de la langue.
3. Combinaison d’une traduction littérale et phonétique : Dans la mesure du possible, cette stratégie pourrait être la plus efficace. Ici, le nom de marque est créé en faisant référence au son du nom du caractère romain et à un trait caractéristique de la marque ou à une référence culturelle positive de la Chine. Les exemples incluent BMW qui s’appelle « Bao Ma » (宝马) en Chine, signifiant « cheval trésor », et Colgate, qui en Chine est connu sous le nom de « Gao Lu Jie » (高露洁), c’est à dire « noble nettoyage ».

Quel est le délai nécessaire pour enregistrer une marque en Chine ?

Monica Li, directrice adjointe, Services de conseil aux entreprises , du bureau de Dezan Shira and Associates à Beijing, explique: « Le processus d’enregistrement d’une marque peut prendre jusqu’à 15 mois, de la date de dépôt à l’approbation préliminaire et à la publication ; et ceci n’inclut pas le temps nécessaire pour rassembler les bons documents et préparer la candidature. Des retards supplémentaires sont également à prévoir s’il existe une opposition à la marque. »

Li a également attiré notre attention sur une nouvelle politique, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et expliquée ci-dessous :

• Examen formel de la demande d’enregistrement de marque : la nouvelle politique raccourcira la période d’examen formel de deux mois à un mois. Ce processus d’examen détermine si la candidature est conforme aux exigences de format.
• Examen quant au fond de la demande d’enregistrement de marque : la période d’examen quant au fond a également été réduite – de huit mois à six mois. Cet examen détermine si la marque est enregistrable de manière substantielle, après quoi les autorités annonceront l’enregistrement préliminaire ou enverront un avis de rejet.
• Examen de la cession de marque : le délai d’examen de la cession de marque a également été réduit à quatre mois au lieu de six.
• Examen de la modification et du renouvellement de la marque : le délai pour la modification des informations d’enregistrement de la marque et le renouvellement de la marque a été réduit à deux mois au lieu de trois mois.

Bien que la nouvelle politique ne modifie pas la loi sur les marques, on s’attend à ce que les examinateurs accélèrent leurs processus de révision afin de traiter les arriérés au CTMO.

Pour réduire les délais d’examen, le CTMO a créé plusieurs centres d’assistance en matière d’examen des marques dans des villes situées à l’extérieur de Pékin, notamment à Canton, Shanghai, Chongqing, Jinan et Zhengzhou.

En outre, il existe des comptoirs de réception des demandes d’enregistrement de marques à Ya’an, dans la province du Sichuan, à Taizhou, dans la province du Zhejiang, et à Harbin, dans la province du Heilongjiang.

Les experts juridiques craignent toutefois que les délais raccourcis et la complexité des procédures d’examen ne conduisent à une mauvaise prise de décision par les autorités, car le CTMO est généralement doté d’un effectif réduit, en dépit de la création des nouveaux centres d’assistance et des guichets d’accueil. Les marques en langues étrangères sont particulièrement vulnérables à cet égard.

Des erreurs de contrôle ou de rejet peuvent exposer les déposants étrangers à des litiges ou à des infractions dans le futur. Les demandeurs étrangers doivent donc penser à l’avenir – d’au moins deux ans – s’ils souhaitent protéger leur entreprise contre les violations de la marque et les infractions sur le marché chinois. L’embauche d’un avocat approprié est recommandée.

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